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商标海外抢注的法律定性与防范措施

添加时间:2019-01-04 13:47

  摘    要: 商标是企业在生产经营活动中形成的无形资产, 属于企业的智力成果、知识产权范畴, 国际驰名商标对企业提升市场竞争力、进军国际市场具有重大意义。新世纪以来, 我国商标在海外遭受抢注的现象愈发普遍, 近几年尤为严重并呈现出新的特点, 法律学界对该现象的性质也一直众说纷坛。究其原因, 商标自身特有性质、商标确权制度瑕疵、企业自身缺陷以及市场竞争加剧等是主要因素。对此, 在考究世界范围内商标国际保护 (注册) 模式的基础上, 同时采取预防和救济措施, 坚决维护我国企业在国际市场上的商标专有权。

  关键词: 知识产权; 商标海外抢注; 商标确权制度; 抢注预警机制;
 

商标海外抢注的法律定性与防范措施
 

  一、商标海外抢注的现状

  (一) 案例引入——“澄海玩企海外维权”

  2017年8月31日, 负责全国商标管理工作的原国家工商总局商标局在其网站上发布了一则公告——“海外商标抢注预警信息”, 主要内容是一名外商以个人名义在智利工业产权局大批申请注册我国玩具企业商标, 并且已经处于公告阶段, 若无异议提出, 该申请将获得批准。这是目前我国最新的商标海外抢注典型案例, 涉及的玩企达120多家, 被抢注的商标约有130多个, 其中广东澄海玩具企业占据“半壁江山”。预警信息发布后, 受损最严重的汕头澄海区政府对其高度重视, 大力协助当地玩具协会动员、组织多家玩企开展“抱团”海外维权, 以此防范多年来单独维权中由于搜集证据困难而带来的败诉风险。经历一个半月时间, 在各方人士共同努力下终将130多个商标无偿收回。

  此次玩企商标若在海外被抢注成功, 将带来不可估量的损失。首先, 外商抢注我国玩具商标成功后便享有商标专用权, 受智利相关法律保护, 之后我国玩企若想进军智利市场, 其本合法的玩具产品将被视为侵权产品, 须承担法律上的侵权责任。其次, 由于商标权属于知识产权范畴, 具有强烈的排他性, 使得各国政府在国际贸易中会将知识产权保护政策作为一项严厉的贸易壁垒政策予以利用, 若此时我国大量的玩具商标遭遇海外抢注, 则玩企出口产品就会面临巨大压力。再次, 我国许多玩企产品在国际上已获得认可且享有一定知名度, 外商“抢注”成功后若生产低质产品侵害消费者权益, 则会导致我国玩企国际商誉受损。最后, 外商抢注玩具商标据为己有后, 大多数情况下都会使用敲诈勒索、诉讼仲裁等手段向我国玩企索要巨额许可费或转让费, 致使企业遭受巨大经济损失。

  总之, 此次的“澄海玩企海外维权”事件以及政府的“海外商标抢注预警信息”给国内已经或正在试图进军国际市场的企业打了一剂强力预防针, 增强了企业的知识产权保护意识。

  (二) 现状特点

  根据我国市场监督管理总局 (原国家工商总局并入) 最新的不完全数据统计, 我国市场上知名商标在海外被抢注的数量占比将近15%, 平均每年的抢注案件数量已超过100件, 涉及衣食住行等多个行业领域, 自20世纪80年代以来, 共发生2 000多起海外抢注案件, 每年直接或间接导致的无形资产损失约10多亿元。总结近些年我国商标海外抢注案件可发现以下共同特点。

  1. 抢注者

  实践中的商标抢注者可大致分为以下几种类型: (1) 代理商、经销商。我国企业在开拓国外市场时, 因为图省事就很少会选择在当地申请注册商标, 基本上都会利用当地的代理商、经销商进行出口, 这就使得国外代理商、经销商能够在充分熟悉、掌握代理、经销的商标品牌信息的基础上, 凭借自己对当地市场的了解, 抢先注册成为该品牌的商标权人。如“狗不理”商标抢注案件, 其抢注者便是日本代理商、经销商。 (2) 竞争对手。为了实现竞争利益最大化, 外国企业就会通过抢注商标这一手段达到排除我国企业进入当地市场的目的。如海信商标案, 德国西门子公司抢注我国海信公司商标, 试图阻碍其进入欧洲市场。 (3) 职业抢注者。由于商标具有极强的地域性特征, 职业抢注者便通过在海外实施商标抢注进行牟利, 现实中相当多的职业抢注者来源于中国境内。

  2. 抢注对象

  在商标海外抢注对象中, 最热门的当属我国“老字号”品牌, 如享誉百年的“王致和”“狗不理”等商标。不过随着我国本土民族企业的成熟壮大, 拥有“超前”意识的海外抢注者已经将箭头瞄准了这些有发展前景的民族企业品牌, 如“长虹”“Hisense”等商标。

  3. 抢注行为

  近年来, 我国商标海外抢注案件中的抢注行为呈多元化发展趋势, 包括复制抢注、变形抢注以及多类别抢注等多种类型[1]。其中, 复制抢注是指完全原封不动地将我国企业商标抢先注册到国外某商品或服务上;变形抢注是指通过局部变形实施混淆行为, 使我国企业商标日后无法在他国进行注册;多类别抢注是指在多种类别的国外商品或服务上抢先注册我国企业商标。同时, 商标海外抢注范围愈加广泛, 抢注者的目标不再仅仅局限于在某一国实施抢注, 而是逐步扩展至欧共体、马德里等商标体系中进行多个国家的大范围抢注。

  二、商标海外抢注的法律定性

  目前我国知识产权相关法律还尚未明确商标海外抢注行为的法律性质, 以致法律学界对此存在以下意见分歧。

  1.属侵权行为。商标海外抢注行为是抢注者以非法获利为目的, 利用法律漏洞, 实施违法手段在海外抢注企业未注册商标的行为, 它违反了法律的诚实信用原则, 破坏了市场的诚信商业道德, 损害了他人的在先使用权利, 属于严重的侵权行为, 应承担侵权责任。将商标海外抢注认定为侵权行为需明确抢注者“恶意”的构成要件, 但由于商标的地域性特征, 使得商标专用权人在实践中举证证明抢注者的主观恶意是很难操作的。

  2.属“隐藏行为”。我国《民法》中规定以合法形式掩盖非法目的的行为, 该民事行为无效。从表面上看, 抢注者在海外申请注册商标是完全合法的, 但实际上抢注者是在利用商标取得制度中的“在先申请原则”为非法抢注行为披上合法外衣, 掩盖将他人智力成果和无形资产据为己有的非法目的。根据我国《民法》规定, 此种商标抢注“隐藏行为”应属无效。

  3.属不正当竞争行为。目前法学界有相当一部分学者认为商标海外抢注在实质上其实就是由商标注册原则——“在先申请原则”引发的不正当竞争行为, 此种行为会扰乱市场秩序、排斥限制竞争以及形成非法垄断等, 我国应该将其归入《反不正当竞争法》中并加以规制。另外, 由于并不是一切商标海外抢注行为都可以适用《反不正当竞争法》, 必须在抢注者持有主观恶意且存在排挤竞争对手情形的前提下才可适用, 如不以竞争为目的的职业抢注者就无需承担不正当竞争责任。

  4.属合法行为。还有极少数学者认为, 商标之所以会在海外被屡屡抢注, 完全是因为我国企业缺乏商标防范和保护意识, 对申请商标注册的重要性认识不足, 抢注者利用商标地域性特征抢先于海外注册并以此谋取利益无可厚非。

  综上, 本文认为虽然从表面上看, 商标海外抢注行为只是抢注一个尚未在本国注册的商标, 并无违法之处, 尤其是在以“在先申请”为原则的商标注册国家更是完全符合法律规定, 但从实质上看, 抢注者若主观上持有极强恶意, 客观上实施了侵犯商标所有人权利的行为, 最终也导致一系列严重后果, 则至少不应将其认定为合法行为, 必须制定相应法律加以规制, 当然善意抢注则另当别论。

  三、商标海外抢注的成因

  1.商标 (权) 自身特性

  众所周知, 商标在本质上属财产权, 是一种具有巨大经济价值的无形财产。企业品牌 (商标) 具有的价值是任何有形财产都无法与之比拟的, 根据我国最新发布的《2018中国品牌价值百强榜》数据显示, 排名首位的腾讯品牌价值为3 084.03亿元, 紧跟其后的阿里巴巴品牌价值为3 066.41亿元, 有着中华“老字号”之称的茅台品牌价值为1 876.48亿元。由此便可看出, 企业商标背后隐藏的无穷价值正是吸引抢注者费尽心思实施海外抢注行为的根源。此外, 商标权乃至所有的知识产权都具有地域性特征, 这就使得我国企业虽然在国内及时申请注册获得了商标专用权, 受我国《民法》《商标法》或《不正当竞争法》等法律保护, 但商标专有权的保护毕竟不同于商标所有权, 不受地域限制, 它必须在其他国家进行注册后才能获得该国法律保护, 大量商标海外抢注现象的出现就是利用了商标权的地域性。

  2.商标确权制度

  商标确权制度是各国商标法中确定企业商标专用权最为重要的制度, 同时也是造成商标海外抢注现象频发的主要因素。纵观世界各国 (地区) 立法, 目前国际上能够接受或认可的商标确权制度主要有三种, 分别是注册优先制、使用优先制和混合制 (也称注册与使用并用制) , 其中, 注册优先制程序较为简便, 使用范围最广, 包括我国在内的绝大多数国家 (地区) 都采用此种制度[2]。采用注册优先制是指依据企业申请商标注册的时间先后顺序, 在满足相应条件的前提下, 谁率先在该国 (地区) 申请商标注册, 谁就能够优先获得商标专用权, 受到该国 (地区) 法律保护。此种商标确权制度的存在为商标海外抢注行为的滋生提供了土壤。

  3.企业自身缺陷

  商标海外频遭抢注的另一重要原因是我国企业对知识产权 (包括商标权在内) 的保护意识淡薄, 对商标国际注册的重视程度明显缺乏。我国企业从1990年到2016年在国内申请商标注册的数量以惊人的速度由57 272件增长至369.1万件, 然而反观这期间我国企业在马德里体系中申请商标国际注册的数量, 只是从40件升至3 014件, 增长速度远不及申请商标国内注册数量且差距巨大[3]。由此可见, 相对于申请商标国内注册的重视和保护程度, 我国企业远远不够注重对商标国际注册的申请。正如谚语所云, “法律不保护躺在权利上睡觉的人”, 国外的“雀巢”“松下”“可口可乐”等知名品牌均在世界多国申请了商标注册, 而我国企业忽视申请商标国际注册, 缺乏国际品牌保护的意识, 为抢注者在海外实施商标抢注行为提供了可乘之机。

  4.市场竞争加剧

  随着全球经济高速发展, 国际市场竞争愈发激烈, 出现的商标海外抢注现象是这场经济战争引发的必然结果, 也是大多数企业 (除职业抢注者等) 为了排斥竞争对手所使用的重要手段。近些年, 我国为了实施“走出去”的战略方针和实现“制造大国”向“创造强国”的战略转型, 大力引导、鼓励、支持民族企业进军国际市场, 使得企业品牌的国际竞争力显着提高, 企业商标的无形经济价值愈加凸显, 因而众多国外企业为了防范我国企业去与他们竞争本国市场或国际市场, 便通过抢注商标的手段达到排斥竞争对手的目的。

  四、防范商标海外抢注的对策

  (一) 商标国际保护 (注册) 模式

  1. 单一国家商标国际注册

  是指企业根据自身需要或客观情况, 依据申请国商标法有关法律规定, 委托中介机构 (如商标代理机构) 或自己直接向申请国商标主管机关 (知识产权主管机关) 递交商标注册申请。该商标国际注册模式优点在于注册范围十分广泛, 可逐一在世界200多个国家和地区进行注册, 并且申请方式灵活、安全, 但其缺点在于各国法律规定差异较大, 以致需反复申请注册, 手续繁琐, 耗费时间长, 费用高, 保护范围狭窄。

  2. 区域性商标国际注册

  是指企业向某一区域性国际组织的商标主管机关 (知识产权主管机关) 申请商标注册, 注册成功后将受到组织内各个成员国的法律保护。现阶段的区域性商标国际注册主要包括两种:一是欧盟商标国际注册, 我国企业可向欧盟知识产权局 (EUIPO) 申请商标注册, 获得商标专用权后对欧盟内的所有成员国产生效力, 受各成员国法律保护;二是非洲商标国际注册, 非洲知识产权组织 (OAPI) 成立于上世纪60年代, 目前共有16个成员国, 各成员国国内尚无独立的、专门的商标法律保护制度, 只能统一受该组织的制度管理和法律约束, 因此我国企业可通过OAPI申请商标注册获得商标专有权, 从而得到该组织内各成员国的保护。

  3. 马德里商标国际注册

  马德里体系是商标所有人通过在马德里联盟国家 (目前共有102个成员国) 申请商标注册, 扩大商标专用权国际适用范围的商标国际注册体系, 它主要受马德里协定和马德里议定书约束。在马德里体系下, 商标国际注册的前提是国内基础申请, 即申请人若想申请商标国际注册必须首先到本国商标主管局 (知识产权主管局) 对同一商标申请国家注册, 之后必须再通过原属局 (本国国内商标主管局) 向WIPO国际局递交注册申请文件, 不能自己直接向国际局递交, 最后由国际局向各个指定注册国分发收到的注册申请文件。同时, 我国企业在马德里体系下申请商标国际注册时, 必须考虑其“中心打击原则”所带来的特别风险, 即自申请人申请商标国际注册之日起五年内, 如若基础申请 (本国注册申请) 被国家商标主管机关驳回、撤销、注销、宣告无效或申请人主动放弃, 则所有指定国家都不再给予商标权的法律保护[4]。由此, 马德里体系中的这一连锁反应便会给我国企业带来巨大损失。

  由以上三种模式可见, 我国企业开拓国际市场必须做到“市场未动, 商标先行”, 必须培养商标国际保护意识, 必须注重商标国际注册工作, 只有这样才能“防患于未然”。

  (二) 法律规制措施

  1. 预防措施

  (1) 完善商标确权制度。完善商标确权制度是解决商标海外抢注问题的最根本途径。上文已经提到, 注册优先制、使用优先制以及混合制是目前国际上通行的三种商标确权制度。首先, 注册优先制程序简单, 可以很迅速、明确地认定商标专用权的归属, 发生纠纷诉讼时也容易搜集证据, 但注册优先制和商标权地域性特征二者一旦结合便为海外抢注行为的滋生提供了土壤。其次, 使用优先制虽然能够确保商标与商品之间的统一性, 进而有利于维护在先使用人的商标专用权, 防止商标海外抢注现象的滋生, 但该制度却使得在先使用人需耗费大量时间和精力去搜集充足的证据证明自己的最先使用情况, 在诉讼中极有可能陷入举证不能的困局。我国目前的商标确权制度采用注册优先制, 明显为商标海外抢注打开了方便之门, 因此我国应尽快完善商标确权制度, 采取混合制, 即在认定商标专用权时须综合考量商标的注册和使用情况, 坚决维护商标权人合法权益, 严厉打击商标海外抢注行为。

  (2) 补充抢注相关法律。我国目前的《商标法》及其他相关法律并未对海外商标抢注概念作出明确规定, 抢注行为的法律性质亦处于模糊状态, 为了使日后商标海外抢注行为的规制有法可依, 我国《商标法》应增加“商标海外抢注行为”的相关条款, 尤其应明确“抢注”的具体含义、法律性质以及适用条件等。另外, 由于我国法律针对国内商标抢注行为仅仅只是撤销该抢注商标, 即使判令赔偿也不过是抢注人抢注期间所获利润或被抢注人因抢注受到的损失, 这与抢注一旦得逞所获利润相比不过尔尔, 可想而知, 国内商标抢注行为的法律后果尚且如此, 更别提商标海外抢注行为了。因此, 我国《商标法》还应加重商标海外抢注者的法律责任, 除了撤销抢注商标之外, 轻者应给予不同程度的经济赔偿, 重者必须承担相应的刑事责任。

  (3) 增强企业保护意识。我国企业现阶段的商标保护意识普遍淡薄, 严重缺乏对商标国际注册重要性的认识, 常常出现进入国际市场才发现商标已被抢注的尴尬局面。基于此种状况, 我国企业首先必须树立起正确的商标保护意识, 尤其需强化商标国际注册意识, 做好商标国际注册工作, 这便需要企业能够充分了解、熟悉各个国家的商标确权制度, 究竟采用的是注册优先制, 还是使用优先制, 亦或是混合制。在采取注册优先制的国家 (如日德等) , 为了避免商标海外抢注的发生, 就应及时把握先机, 尽早在这些国家申请商标注册;在采取使用优先制的国家 (如英美等) , 企业一方面要尽早在这些国家的商业运作中使用商标, 另一方面要及时保存在先使用商标的相关证据;在采取混合制的国家, 企业在注册和使用方面就必须做好两手准备。另外, 企业还需加强对商标国际注册体系的认识和运用, 以及对包括续展期在内的各国商标法律制度要尽量熟练掌握。

  (4) 构建抢注预警机制。企业自主构建严密的商标抢注预警机制是防范商标海外抢注风险的最有效手段。简单来说, 商标抢注预警机制就是企业内部设置专门的知识产权部门或通过委托专业的第三方中介机构 (如商标代理机构) 对海外市场有关该企业商标的情况进行实时监控, 及时获取商标抢注的相关信息后, 搜集有力证据并提出解决方案予以应对的措施。

  商标抢注预警机制可以分为商标公告预警和商标市场预警。其中, 商标公告预警是指监控国外的商标公告情况, 如若发现国外的商标注册机构正在公告与企业相同或者近似的商标, 就应及时在法定期限内提出异议;商标市场预警是指如果监控到国外市场上已经出现了抢注商标前的假冒或仿冒行为, 应立即搜集证据并采取相应的法律手段, 从而将商标抢注行为扼杀在“摇篮”里[5]。

  目前, 虽然我国大型企业 (如跨国企业) 已经在内部设立了单独的法律部门, 由高薪聘请的专职律师负责海外监控并及时处理商标海外抢注事务, 但在市场众多的非大型企业中并不多见。对此, 我国企业必须尽快构建属于自己的商标海外抢注预警机制, 既可以内部设置知识产权部门, 也可以与外部商标代理机构合作, 这将为企业自主品牌商标日后进军国际市场起到重要的保驾护航作用。

  2. 救济措施

  (1) 谈判协商商标权归属。由于商标海外维权诉讼的诉讼成本较高、败诉风险较大, 因此我国企业应该将谈判协商商标权归属作为首选之策, 除非商标确属驰名商标 (《巴黎公约》有给予驰名商标特殊保护) 或企业在使用优先制国家能够搜集到充分的在先使用证据。商标所有人通过与抢注者进行友好的谈判协商, 一方面既可以花费较低费用赎回商标或直接无偿收回商标, 如最新的“澄海玩企海外维权案”, 该案就是通过谈判协商的方式将被抢注商标全部无偿收回;另一方面又可以使双方获得更多的商业合作机会, 实现双赢, 如早年的“海信商标案”, 两家公司在协商转让商标专用权的基础上化干戈为玉帛, 据专业人士分析, 双方今后很可能会在彩电领域进行相关合作。

  (2) 启动异议或诉讼程序。当商标海外抢注行为具备前文已述 (驰名商标或使用优先制) 的特定条件时, 我国企业通过运用法律手段进行商标海外维权是最切实可行的选择, 它能够对抢注者产生威慑作用。第一, 若在海外被抢注的商标正处于公告异议期间, 我国企业应及时提出异议, 此时就无需耗费高昂维权成本;第二, 若被抢注商标已经经过公告程序, 无法再提出异议, 那么我国企业就只能通过诉讼方式夺回原本属于自己的商标[6]。无论是异议或诉讼程序, 我国企业必须要妥善保管与商标有关的证明材料, 同时还应及时充分搜集一切能证明商标归己所有的证据, 这些都是确保商标海外维权成功的关键。

  (3) 企业主动求变。当我国企业由于经济实力差距无法与外国企业平等友好地谈判协商, 也没有充足的精力和财力去应对程序复杂、成本高昂的诉讼程序时, 可以采取一个更好、更快、更简单的方式——“换标”来使企业免受商标海外遭受抢注的困扰。此时企业可以重新设计新商标, 并及时将其投入实际使用和进行新注册。虽然重新培育新商标会耗费企业一定的成本和时间, 但可以赋予商标新的时代内涵, 使企业焕发生机, 起到事半功倍的效果, 如联想“lenovo”商标的诞生便是如此[7]。

  (4) 政府保障维权。面对商标海外屡遭抢注的危机, 我国政府应当给予高度重视, 并适时协助企业启动商标海外维权行动。其实, 政府的后援支持、维权保障作用更多的应体现在商标所有人和抢注者谈判协商商标权归属过程中, 如“澄海玩企海外维权案”“海信商标案”无一不是政府在背后给予了强力支持。因此, 政府一方面应积极主动协助行业协会和其他社会组织建立商标海外抢注投诉机制或海外商标信息服务平台, 另一方面还应进一步规划、筹备建立专门的企业知识产权国际纠纷协调机构, 以此发挥国家的力量来保障企业商标海外维权。

  参考文献:

  [1] 马永强.我国商标海外被抢注问题的法律对策研究[D].厦门:厦门大学, 2011:4.
  [2]谢超群.我国商标被国外抢注的原因分析和对策研究[D].长沙:湖南大学, 2008:12.
  [3]张跃.中国商标海外遭抢注分析[J].中华商标, 2017, (4) :73-77.
  [4]朱茜.中国商标海外被抢注的原因及应对措施浅析[D].兰州:兰州大学, 2009:17.
  [5]胡庆文.商标域外抢注现象成因及应对[D].南昌:江西师范大学, 2013:25-26.
  [6]杨玉婷.谈我国商标域外被抢注的对策与风险规避[J].对外经贸, 2017, (4) :120-121.
  [7]卢玲.商标域外抢注及其救济问题研究[J].兰州学刊, 2014, (1) :187-191.